2新颖性无效宣告请求审查决定w94

专利复审委员会无效宣告请求审查决定 (第94号) 一.案由 1.山海关美术公司(下称专利权人)于1985年10月30日向中国专利局提交了一份名 称为“人形头像成型装置”的实用新型专利申请(申请号为88204438,其设计人为日本 国公民浅井英武)。经初步审查,该申请于1987年12月3日被批准为实用新型专利,其批 准时的权利要求1如下: “一种由模具制成人形头像的前面部和后头部的人形头像成型装置,其特征在于由 阴模B、阳模A压制成头像的前面部,其中模A上的眼窝凸S和T构成了眼窝孔;阴模G和阳 模F压制人成形头像的后头部。” 2.针对上述实用新型专利权,吉林市郊区华山工艺美术品厂( 后改名为“铃木人形 美术公司”,下称请求人)于1989年4月20日向专利复审委员会提交了无效宣告请求,认 为该实用新型不具备新颖性和创造性,其证据是日本国铃木人形有限会社向中国专利局 提交的第86101213号发明专利申请。该发明专利申请的名称为“日本式娃娃头中眼部 构造及制造方法”,发明人为玲木贞夫,申请日为1986年2月24日,并以该会社于1985年 6月24日向日本特许厅申请的昭60—137621号特许申请(其公开日为1986年12月 24日)为优先权文本。请求人认为, 由于86101213号发明专利的优先权日早于本件实用 新型的申请日,而且披露了与本件实用新型相同的技术内容,因此可以得出结论: 在本 件实用新型专利的申请日前已有同样的发明创造由他人向中国专利局提出过申请并记 载在申请日以后公布的专利申请文件中,亦即本实用新型已不具备新颖性。 经审查,上述无效宣告请求符合专利法所规定的形式要求,因此专利复审 委员会予以受理并成立合议组进行审查。 3.针对上述无效宣告请求,专利权人于1989年11月10日提交了答复意见,其主要内 容如下: (1) 专利权人与日本新南崎商事会社于1981年12月16日签订了“日本人形头像来 料加工书”, 新南崎商事会社又于1985年8月30日将本项专利技术转让给山海关美 术公司,并由后者向中国专利局提出实用新型专利申请,其设计人即为新南崎商事会社 的职员浅井英武。在此之前,日本铃木人形有限会社与新南崎商事会社曾于1984年9月 10日就与山海关美术公司的合作事项达成了一项契约书,铃木人形有限会社的职员铃木 贞夫由此前往山海关美术公司提供技术指导。专利权人声称,由于铃木贞夫违背了上述 契约书的规定,导致了两家日本公司在此项目上合作关系的破裂,铃木贞夫遂于1984年 11月末离开山海关。由于山海关美术公司只与新南崎商事会社存在关系,而与铃木 人形有限会社没有合同关系,所以铃木贞夫来该公司做技术指导只能是执行新南崎商事 会社分配的工作任务。根据我国专利法实施细则第10条第3款的规定, 既然1984年11月 末之前铃木贞夫作为新南崎商事会社的技术人员从事与生产人形头像有关的工作,那么 在他于1984年11月末离开山海关美术公司的一年之内,亦即1985年11月末之前,铃木贞 夫就不得向中国专利局提出与人形头像成形装置技术有关的专利申请。据此, 专利权 人认为铃木贞夫以1985年6月24日在日本提出的特许申请作为其1986年2月24日向中国 专利局提交的86101213号发明专利申请的优先权基础是规避中国法律的行为,亦是巴黎 公约第10条之二所禁止的不正当竟争行为,因此86101213号发明的优先权要求不能成立 。 (2) 专利权人认为86101213号发明专利申请与其引用作为优先权文件的日本特许 申请相比,两者在技术内容上也存在实质性的区别,这主要是体现在:第一,在前者的权 利要求1中明确写明了“在脸部(3)的内面(3a) 上制出眼体位置部(7.7),并在其外面上 制出眼孔形成部(8.8),眼体位置部(7.7)与眼孔形成部(8.8)各自相对”,而后者的权利 要求书及说明书均末记载有关眼孔形成部的特征,鉴于该特征是一个重要的技术特征, 因此在脸部的外表面上制出眼孔形成部已经超出了原始日本特许申请的权利保护范围 ;第二,在原始日本特许申请中,眼孔的加工方法是切削工具朝下加工,而在中国的申请 中则是朝上加工,这也是一个实质性的区别。由于存在上述实质性区别,根据我国专利 法第29条的规定,86101213号发明专利申请不能享有优先权,因而只按其实际申请日进 行审查。 (3)专利权人认为即使与86101213号发明专利相比, 本件实用新型也具有不同的技 术特点,这主要体现在其权利要求1明确写明阳模A上的眼窝凸S和T构成了眼窝孔,从而 在用模具制作人形头像时能使眼孔一次成型,根本不需要进行切削加工即可将眼球直接 放入成型眼窝中,从而提高了质量和效率;而86101213号发明专利则在人形头像脸部内 表面的眼体位置部(7.7)和外表面的眼孔形成部(8.8)之间留有一定厚度的石膏层,需要 另外使用切削工具进行加工才能形成所需的眼孔。两者相比,本件实用新型不但具有新 颖性,而且也具有创造性。 (4)86101213号发明专利附图9中所示的模具根本不能实用,因为其公模的下端大于 母模的开口。如前所述,该发明专利既无优先权可依,又是在本件实用新型的申请日之 后才提出申请的,因此该发明不具备新颖性、创造性,而且所提供的模具也不具备实用 性。 4.请求人于1990年1月20日再次陈述了意见,其要点是: (1)日本人形头像的生产技术一直是铃木人形有限会社的专利技术。 根据该会社 与新南崎商事会社1984年9月10日鉴定的契约书, 铃木人形有限会社负责对山海关美术 公司提供有关一切业务的技术指导,所生产的人形头像的种类、数量要根据铃木人形有 限会社的意愿,指示给新南崎商事会社传达给山海关美术公司来进行制造,并将产品全 部提供给铃木人形有限公司,而新南崎商事会社的任务是为了合同圆满执行,担任一切 对外接触交涉。由此可见,新南崎商事会社实质上只起中间商的作用。本案专利权人明 知新南崎商事会社不拥有专利技术,却将铃木人形有限会社的技术关键——模具,以中 国法人为申请人,以新南崎商事会社职员浅井英武为设计人申请中国专利,这才是不正 当竟争行为。 (2)专利权人在上述答复意见中列举的“实质性的技术内容的差别” 并不影响86 101213号发明专利所披露的总体技术,只能认为是在中国的申请中含有作为优先权 基础的日本特许申请中所没有包括的一个或几个因素,不能因此而拒绝给予优先权。中 国专利局给予86101213号发明专利申请以优先权符合巴黎公约第4条F款和H款的规定, 是完全正确的。 (3)本件实用新型的技术内容已完全包含在86101213号发明专利之中,专利权人声 称其模具“可以使眼孔一次成型,根本不需要再进行切削加工”是不可信的。为能证实 这一点,请求人请求审查员能亲自到双方当事人的生产现场实地考察验证双方使用的生 产技术。 5.随后,专利权人和请求人又分别于1990年3月11日和5月25日再次陈述了意见。 专利权人再次强调有关人形头像成型装置的技术是铃木贞夫在执行新南崎商事会 社分配的任务中所完成的职务发明, 依照我国专利法第6条和实施细则第10条的规定, 铃木人形有限会社无权向中国专利局提出上述发明专利申请。专利权人指出: 请求人 已承认86101213号发明专利中含有作为优先权基础的日本特许申请中所没有包括的一 个或几个因素,而这几个因素正是实质性的差别,因此包含这些差别在内的权利要求不 能享受优先权;“不需要进行切削加工,仅用模具便可使眼孔一次成型”是本件实用新 型不同于86101213号发明专利的显著特征,请求人认定这一特征是不可信的,这正说明 本件实用新型具有无可争议的新颖性和创造性。同时,专利权人也邀请审查员到双方生 产现场进行实地调查。 请求人则强调本件实用新型的技术方案仅仅涉及实施86101213号发明专利的一个 最佳实施例的模具,就本件实用新型的主要技术特征而言,86101213号发明专利的内容 与日本原始特许申请中所公开的内容是一致的,因此86101213号发明专利中的这部分技 术特征应享有优先权。请求人认为,实用新型专利保护的是产品的形状、构造或其结合 ,而产品的功能或效果不能作为实用新型的技术特征予以保护。本件实用新型的权利要 求1写道:“阳模A上的眼窝凸S和T构成了眼窝孔”,其中“构成了眼窝孔” 是一种纯功 能性的叙述,它显然不是关于模具本身的形状、构造或其结合的技术特征,因此不能看 作是本件实用新型的技术特征。诚如是,则本件实用新型因雷同于86101213号发明专利 而丧失了新颖性。此外,关于“构成了眼窝孔”的技术特征,本件实用新型的说明书中 也仅仅作了类似的含糊叙述,如专利权人所述,作为生产类似产品的专门厂家在阅读了 专利文件之后尚且“连想也想不到”该模具可以一次成型,则足以证明本件实用新型违 背了专利法第26条第3款有关“说明书应对发明或实用新型作出清楚、 完整的说明,以 所属技术领域的技术人员能够实现为准”的规定。 6.在双方当事人充分陈述意见,提供证据的基础上,合议组于1990年7月4日发出无 效宣告请求审查书。该通知书首先就铃木人形有限会社是否有权向中国专利局提 出86101213号发明专利申请以及是否能够享受对原始日本特许申请的优先权的问题表 明了合议组的主场,然后指出本案争议的关键点在于本件实用新型与86101213号专利相 比是否具有新颖性。鉴于对“眼窝凸S和T构成了眼窝孔”这一特征,双方当事人各自陈 述了截然不同的见解, 合议组要求双方当事人于1990年7月31日前来专利复审委员会进 行口头审理,以便就此问题进行当场演示和辩论。 7.专利权人在收到上述审查通知书后以电话方式通知合议组,言称其设备不便搬动 ,为了确保演示的效果,邀请合议组前往山海关实地调查。 经过与双方当事人协商并经专利复审委员会领导批准,合议组于1990年8月上旬前 往吉林市和山海关进行实地调查。在此过程中, 合议组观看了请求人一方采用861012 13号发明专利技术制作人形头像的全部过程;然而在山海关,由于专利权人提供的用于 进行演示的模具超出了其实用新型说明书所记载的范围,不属于其权利要求书的保护范 围,因此合议组拒绝专利权人用该模具进行演示。鉴于专利权人表示当时没有另外的适 当模具可供演示,合议组遂重新决定于1990年8月25日在专利局举行口头审理。 8.在口头审理的过程中,请求人和专利权人分别进行了演示,并陈述了各自的意见 。其中专利权人一方采用经合议组认可的符合其权利要求书内容的模具,当场制出了具 有贯穿眼孔的人形头像。 经过上述审查工作,合议组认为本案的事实和双方的理由均已清楚,因此作出了审 查决定。 二.决定的理由 1.关于86101213号发明专利的申请人权利等问题 在本案的审查过程中,专利权人曾多次强调请求人所举证的对比文献——8610121 3号发明专利不符合专利法第6条和实施细则第10条的规定,亦即作为其专利权人的日本 铃木人形有限会社实际上无权申请并获得该项发明专利。 对此,合议组认为: 专利权人的上述意见实质上已涉及到86101213号发明专利的有 效性问题。根据专利法第48条和实施细则第65条的规定,如果专利权人认为上述发明专 利不符合专利法的有关规定,因而应该宣告其无效,则必须向专利复审委员会正式提出 无效宣告请求,另行成立合议组进行审查。在审查针对85204438号实用新型专利权的无 效宣告请求的过程中,合议组将不考虑86101213号发明专利是否有效的问题。 至于双方当事人以及分别与双方当事人合作的两家日本公司的行为是否构成了巴 黎公约所禁止的不正当竟争行为的问题,则不属于专利法所规定的专利复审委员会的职 权范围,因此有关这一问题的纠纷应由适当的行政管理部门或司法部门予以处理。 2.关于86101213号发明专利能否享受优先权的问题 专利权人认为86101213号发明专利的权利要求中所记载的眼孔加工部(8.8) 以及 其说明书中所记载的切削工具朝上加工的加工方法均未记载在原始日本特许申请中,这 是实质性的区别,因此86101213号发明专利不能享受优先权。 根据中国专利法第29条的规定,享受优先权的条件之一是先后两份申请必须针对“ 同一发明或者实用新型”。专利权人的上述意见涉及到了对所谓“同一”的解释问题 。由于我国是巴黎公约的成员国,因此对上述问题的回答必须以巴黎公约中的有关规定 为依据。 有关优先权的规定是巴黎公约的重要内容,其Art. 4对此作了详细的规定。Art.4 的Section F,G,H专门涉及了所谓“同一”的含义,其中Section H规定:“不能因为要 求获得优先权的发明的某些技术特征没有出现在原始申请的权利要求书中就拒绝其优 先权要求,只要该原始申请文件作为一个整体明确地披露了上述技术特征, 就可以享受 优先权”。 关于“作为一个整体”的含义,《巴黎公约解说》(Guide to Applicatio n of the Paris Convention)一书中指出:“要获得优先权,只要原始申请文件作为一 个整体(包括说明书、附图、图表等等)已明确地披露了要求获得优先权的发明的上述 技术特征就足够了”。 合议组在本案的审查过程中仔细地研究了86101213号发明专利的档案中所包含的 由日本特许厅提供的昭60—137621号日本特许申请的优先权证明文件。该文件的附图 3已清楚地表明了在其脸部(2)的外表面有一缩入部位,亦即86101213号发明专利中所述 的眼孔形成部(8、8)( 这一特征在请求人1990年5月25日提交的昭61—293490号公开说 明书中也清楚可见)。尽管原始申请文件的附图中没有为此部位提供附图标号,在说明 书和权利要求书中也没有进行说明,但是根据巴黎公约的上述规定和解说,合议组认为 原始申请文件作为一个整体已明确地披露了上述特征。 巴黎公约Art.4,Section F规定, “只要符合成员国有关发明单一性的规定,就不 能因为一份提出单项或多项优先权要求的专利申请记载了一个或多个原始申请文件中 所不曾记载的技术特征就拒绝其优先权要求。”对于上述条文,《巴黎公约解说》一书 所作的解释是: “在要求享受优先权的后继申请中加入原始申请文件中所不曾记载的 技术特征是经常发生的事情。根据公约的规定,这些随后加入的技术特征不应妨碍对原 始申请中已经记载的其他部分享受优先权。”在本案中,诚如专利权人所述,86101213 号发明专利中包含了其原始日本特许申请所不曾记载的朝上进行切削的技术内容,然而 该技术内容并没有写入86101213号发明专利的权利要求书,而写入其权利要求书的技术 内容均已记载在原始申请文件之中,因此应不影响其优先权要求。 综上所述,合议组认为专利权人关于86101213号发明专利优先权问题的意见是不能 成立的,因此该发明专利构成了本件实用新型的在先申请,可以用于评价本件实用新型 的新颖性。 至于86101213号发明专利的附图9所存在的脱模问题,合议组认为:一个模 具的结构必须使之能够脱模, 这是人所共知的常识;专利的附图仅仅是帮助人们理解其 技术内容的示意图,而不是实际装配图,在86101213号发明专利的说明书已作了清楚叙 述的情况下,其附图9所存在的缺陷将不影响下面要进行的新颖性判断。 应该指出的是:第一,根据实施细则第66条的规定, 能否享受优先权的问题本身并 不是请求宣告一份专利无效的理由,除非由此而涉及到新的已有技术,进而影响到该专 利的新颖性和创造性;第二、专利法第22条第2款所规定的在先抵触申请即使在公布之 后被撤回、 驳回或在批准之后因某种原因而被宣告无效,也仍然是审查在后申请的新 颖性时应该予以考虑的已有技术。 3.关于本件实用新型专利的新颖性 双方当事人对本件实用新型新颖性问题的争论焦点是权利要求1所述的“阳模A上 的眼窝凸S和T构成了眼窝孔” 这一特征是否定义了一种能够使人形头像的眼孔一次成 型的模具。 根据86101213号发明专利的说明书和附图所披露的技术内容,可以知道用其模具制 造出来的人形头像在其面部的内外两侧分别具有眼体位置部(7.7)和眼孔形成部(8.8) ,两者之间留有一定厚度的石膏层,需要随后用切削工具将上述石膏层磨削掉以形成眼 孔。本件实用新型的说明书指出: “其中一套的阳模上有两个眼窝凸,当人体头像成型 时,就呈现出两个眼窝孔,眼睛是在成型后再安装的”。基于上述说明,考虑到本件实用 新型的整个申请文件中没有任何地方提及用切削工具来形成眼孔,合议组认为权利要求 1中的上述特征可以理解为使人形头像的眼孔一次成型。 请求人认为采用具有弹性的 塑性材料模具实际上不可能使眼孔一次成型,然而口头审理中当场演示的结果已经证实 请求人的上述怀疑是不成立的。据此,合议组认为权利要求1中的上述特征构成了本件 实用新型和86101213号发明专利的技术区别点。 请求人强调实用新型专利只能保护产品的形状、 构造或其结合, 而“构成了眼窝 孔”这一措辞是表达功能或效果的功能性语言,因此在判断新颖性和创造性时不能予以 考虑。对此见解,合议组不能表示赞同。按照实施细则第2条的规定,实用新型是指对产 品的形状、 构造或者其结合所提出的适于实用的技术方案,因此其权利要求也应由反 映产品形状、构造或其结合的技术特征组成,然而这一要求并没有排除在权利要求书中 写入功能性特征的可能性,其条件是该功能性特征与权利要求中其余的结构性技术特征 相结合能够进一步限定产品的形状、构造或其结合,或者能够使权利要求的保护范围变 得更加清楚,并且该功能或效果能通过说明书中叙述的实验或操作予以直接和肯定的验 证。结合本案的具体情况而言,“构成了眼窝孔” 这一特征对眼窝凸S和T的形状产生 了进一步的限定作用,它表明S和T必须凸出到足够的程度, 使之能够在合模时与阴模B 的内壁相接触,这一限定作用是本技术领域里的普通技术人员在阅读了本件实用新型的 说明书后便能够清楚地认识到的。换句话说,有无“构成了眼窝孔”这一特征的权利要 求的保护范围是不相同的,因此在判断其新颖性时不能置该特征于不顾。 综上所述, 在认定权利要求1定义了一种能够使眼孔一次成型的模具的基础上,合 议组认为本件实用新型具有新型性。 此外,合议组认为一个该领域里的普通技术人员在阅读了本件实用新型的说明书后 便能够理解和实施该实用新型,因此也不存在违背专利法第26条第3款规定的问题。 三.决定 维持85204438号实用新型专利有效。 本决定为终局决定。 【决定号】第94号 【国际分类号】A63H9/00 【无效请求人】吉林市铃木人形美术厂 【专利权人】山海关美术公司 【决定日】1990/10/16 【申请日】1985/10/30 【授权日】1987/12/03 【合议组组长】张曙华 【主审员】尹新天 【参审员】王霄蕙 【发明创造名称】 人形头像成型装置 【名称】 专利复审委员会无效宣告请求审查决定(第94号) 【法律依据】 中国专利法第22条第2款,第29条;中国专利法实施细则第2条第2款 【申请号】88204438