论我国《商标法》第44条中“商标使用”含义的界定

论我国《商标法》第44条中“商标使用”含义的界定 摘要: 我国已建立注册商标不使用撤销的雏形,但在具体立法层面还较为粗糙,现行的《商标法》第44条和《商标法实施条例》第3条的组合形式无法给予社会公众明确的指引,究竟哪些商标使用行为符合44条的规定,哪些不被视为商标法意义上的使用。立法的模糊性也给法院的司法裁判造成障碍了。本文以国内外立法和司法实践为依据,针对特殊的商标使用情形,界定不使用撤销制度中“商标使用”的含义。 关键词:商标法第44条商标使用商标撤销 导言 我国现行《商标法》第44条第4项规定:当注册商标权利人连续三年停止使用其注册商标时,商标局可以责令限期改正或者撤销其注册商标。另外《商标法实施条例》第3条对商标使用进行了界定:商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。那么是不是只要注册商标权利人实施了《条例》第3条中列举的行为,其商标就不会因《商标法》第44条第4项的规定遭到撤销了呢?我国长期以来的司法实践的确一直遵循着这样的规则,凡是商标权人的行为能够满足实施条例所列举的几种使用方式时,即认为其构成了注册商标的使用,这种使用可以作为对以商标法第44条为由提出撤销决定的抗辩。 然而,这种长期以来形成的规则正受到新的行为模式带来的冲击。在GNC 案1中,商标评审委员会经过审理认定物资公司委托他人生产“GNC”蜂蜜产品及制作“GNC”商标宣传品的事实,可以证明物资集团公司已将“GNC”商标用于蜂 1北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第811号一审行政判决书、北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号二审行政判决书。 1 / 17 蜜商品的生产及广告宣传等商业活动中,结合物资集团公司受富乐公司许可独占使用涉案商标并最终受让获得涉案商标专用权的事实,可以认定物资集团公司对涉案商标存在真实的使用意图。然而该案的二审法院则认为由于印制有“GNC”标识的包装盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂产品上的使用,并非在涉案商标核定商品非医用营养鱼油商品上的使用,因此不属于商标法意义上的使用。该案体现了法院对注册商标使用这一概念的不同理解,而GNC案之后也陆续有一些有关44条第4项的商标行政纠纷,如康王案2、卡斯特案3、占士邦案4,在这些行政诉讼中,法院认定的焦点也都几种在注册商标权利人的行为是否属于商标法意义的使用问题上。 这些判例在一定程度上体现了法官对“使用”这一概念的理解,然而究竟什么样的行为属于商标法意义上的使用?对于这个问题,无论从现行立法还是司法解释中,我们都无法得出一个确切的完整的答案。 由于我国在商标法制定初始对知识产权的研究较为薄弱,导致了我国商标法不能很好地体现商标制度的目的。随着近年来国内知识产权研究水平的提高,无论法官还是学者都逐渐从法律原理角度出发研判问题,一些新的思想出现在裁判文书和有关司法解释中。对于未使用注册商标撤销的问题也是如此,判例和司法解释都超出了现行法律的规定,涉及到了司法实践中的一些新问题,但是其中的观点还是零星的片面的,不能完整地表述对于商标使用的具体认定。本文将以商标法立法宗旨为基础,分析国内外相关立法和司法判例,试图对我国《商标法》第44条第4项中“商标使用”的概念做清晰的阐释。 一、文献综述 笔者通过各方渠道搜集到关于注册商标不使用撤销制度的相关文献和司法判例,通过对这些资料的研读,总结出以下方面的内容: 2商标评审委员会商评字(2006)第2432号关于第738354号“康王”商标撤销复审决定书、北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第1052号行政判决书、北京市高级人民法院(2007)高行终字第78号行政判决书、最高人民法院(2007)行监字第184-1号驳回再审申请书。 3商标评审委员会商评字(2007)第8357号关于第1372099号“卡斯特”商标撤销复审决定书、北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第40号行政判决书、北京市高级人民法院(2008)高行终字第509 号行政判决书。 4商标评审委员会商评字(2009)第05421号关于第991154号“007詹士邦及图”商标撤销复审决定、北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2329号一审行政判决书。 田晓玲在《注册商标三年不使用撤销制度研究》5一文中指出,从根本的意义上说,商标权不是注册出来的,而是通过使用建立起来的,注册制度不过是在贸易高度发达的条件下对公平和效率这两个价值目标平衡和选择的结果。注册商标连续一定期间不使用撤销制度的立法目的在于促使注册商标的真实使用,及时清除注册簿中的闲置商标,方便真正需要者的注册申请,并间接达到抑制抢注和囤积商标的目的。然而也有学者认为注册商标不使用撤销制度仅在有限的范围内存在合理性,参见黄喆《停止使用注册商标撤销制度之检讨》6。但从普遍观点来看,理论界和司法界仍对不使用撤销制度持肯定意见。 至于何种商标使用行为可以满足《商标法》44条之规定,李杨在《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较》7一文中指出国内学者对“商标使用”含义界定的不同立场,可以分为两类。一类认为商标的使用应该能够达到让需要者达到识别商品或服务来源的程度时才能满足《商标法》44条对使用的要求。另一类认为注册商标撤销制度中的使用只要在形式上符合我国《商标法》第3条中的使用规定即可,而不论该种使用行为是否发挥了识别机能。黄慧娟在《澳大利亚Barefoot案对商标“使用”含义的突破及引发的思考》8一文中指出,我国《商标法》第3条未严格区分注册商标不使用撤销制度中的“使用”与商标侵权构成中的“使用”两种不同性质的“使用”行为,似有不妥,这也代表了学者的普遍观点。可见,持第二种立场的学者难以以现行法为支撑解释其观点,因而商标使用必须满足一定条件方可成立成为了主流观点。 不少学者进而提出了对“商标使用”行为的界定,如葛洪义指出,商标使用的特点有四:在商业活动中公开使用、连续使用、真实善意的使用以及以区分商品或服务来源为目的的使用。9董维富认为,商标的使用应当是商业活动中的真实使用,包括用于商品、包装商品、交易文书、广告宣传、展览等商业交易活动中。商标的标识使用不能改变商标的显著特征,应在核定的商品上使用商标,否 5载《学术论坛》,2010年第3期。 6载《东南大学学报(哲学社会科学版)》,2010年7月,第12卷第4期。 7载《法学》,2009年第10期。 8载《电子知识产权》,2011年第5期。 9葛洪义:论商标的使用及其认定——基于《商标法》第三次修改,载《中国检察官》,2011年第6期。 则不属于商标法意义上的使用。10 由此可见,目前学者对于注册商标不使用撤销制度的研究主要集中于建立不使用撤销制度的目的和必要性以及何为商标使用的初步认定上。涉及究竟对何种使用方式构成44条所指的使用,以及各种使用方式所内涵的深层次法律问题仅散见于个别研究成果中,未形成体系化的归纳呢总结。 本文将结合司法实践中遇到的具体问题以及可能发生的商标使用情形,分析哪些行为可以构成44所指商标使用行为,以期完善我国注册商标不使用撤销制度。 二、国内外立法现状 (一)我国相关立法 1. 基本规定 我国《商标法》第44条规定工商行政管理部门可以撤销连续三年未使用的注册商标。而《商标法实施条例》则对商标使用的概念进行了说明。 2. 补充规定 《实施条例》所列的使用方式是有限的,并且主要体现在商品商标的使用上,因此国家工商总局在《关于保护服务商标若干问题的意见》中对服务商标的使用方式作出了列举,该意见第七条规定:“在下列情形中使用服务商标,视为服务商标的使用:(1)服务场所;(2)服务招牌;(3)服务工具;(4)带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品;(5)带有服务商标的帐册、发票、等商业交易文书;(6)广告及其他宣传用品;(7)为提供服务所使用的其他物品。” 另外,北京市高院在《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中根据新的经济形势,补充了几种商标使用方式,该解答第2条指出:在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。除商标法实施条例第3条所列 10董维富:“商标连续三年停止使用”中的使用合法性的理解和认定,载《中华商标》,2010年7月。 举的商标使用方式外,在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识,使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的,都是商标的使用。 3. 对“使用”的限制 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第2款规定:没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,不宜认定为商标使用。 《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第4条认为,仅实施转让注册商标的行为,没有发挥商标的区分不同商品来源的功能,不属于商标使用行为。 (二)国外相关立法 1. 法国 《法国工业、商业和服务业商标法(1964)》第11条规定:“商标所有人在申请撤销商标之前的五年中没有使用或没有公开而明确地令别人使用其商标,除非有正当理由,即丧失其权利。把申请用于几类产品或服务的一个商标仅用于一类,就不能要求撤销为其他几类产品进行的但未加使用的注册,只有在申请注册的和使用的商标有混淆可能的情况下,才能适用上述规定。撤销应以司法判决宣布;一切关系人均可要求撤销。使用商标之证据,应由被要求撤销的商标的所有人以各种方法提供。” 2. 美国 《兰姆商标法(1948)》第四十五条规定:“符合下列情况之一的,被认定为‘放弃’商标:(一)商标持续不使用,而且也没有再继续使用的意图。不再继续使用的意图可以根据具体情况判断。连续三年不使用可以作为放弃商标的表面证据。“使用”商标是指,在正常的贸易活动中实际使用,其目的不是仅仅为了占有该商标权。(二)商标所有人的任何使用,包括疏忽和代理人导致商标变成商品或者服务的通用名称,以至于丧失作为指称特定商品或者服务来源的显著性。消费者的动机不能作为本款规定的判断放弃的要素。” 3. 日本 《日本商标法(1959)》第二条规定:“……(三)本法所说的关于标记的‘使用’,是指下列行为:(1)在商品或者商品的包装上附加标记的行为;(2)把商品或者商品包装上附加标记者进行转让,移交或为转让或移交而进行的展览或者进口的行为;(3)在关于商品的广告、定价表或者交易文件上附加标记进行展览或者散发的行为。 另该法第第五十条规定:“商标权所有者,专用使用权所有者或者一般使用权所有者,连续三年以上于日本国内均未使用各指定商品的注册商标时,可就取消有关该指定商品的商标注册,请求审判。” 4. 德国 德国商标法第26条规定:“以对因注册商标所产生之请求权的主张或注册的持续有效取决于商标已投入使用为限,商标必须由其所有人在国内真实使用于其所为之注册的商品或服务之上,但是如果对未使用存在正当理由则除外。”该规定反映了商标注册主义国家也将商标使用作为取得商标保护的前提条件,只有通过使用,商标权人才能据以主张未经许可使用商标的行为人的责任。 该法第11条还规定:商标在商标注册簿上已至少注册了五年,并且所有人在申请注销前五年内没有使用过该商标,第三者可以申请注销商标。但由于特殊情况,在此期间不能使用该商标时除外。 (三)小结 商标的价值源自于商标的使用,只有通过持续不断的使用,消费者才能熟悉这个商标,才能分辨出这个商标所标识的产品或服务来源。企业的商业信誉就是在这不断的使用中积累的。如果申请获权了一项注册商标,企业却弃之不用,那么这个商标根本无法发挥经济价值,无论对于企业自身还是社会公众都是没有任何好处的。此外,商标是一种稀缺资源,在先权利人一旦注册了某个商标,那么其他人就无法在相同或类似产品上获得相同或类似商标的授权。如果在先权利人持续地使用这个商标,使得相关的消费者已经对这一商标产生了深刻的印象,能够很容易区分该注册商标标识的产品和其他产品时,给予在先权利人以法律保护 自不用说。但是如果在先权利人获得授权后却将权利束之高阁,却以商标的排他性阻止其他人使用相同或类似标记,这对于其他人来说是相当不公平的,很容易对其他人的正常经营活动造成阻碍。因此国家出于维护市场秩序,降低闲置商标,减少权利冲突的考虑撤销未使用的注册商标。 事实上,世界上大多数国家都有类似的规定,但问题在于对那些的确实施了最低限度使用行为,而其实际动机仅仅是为了占有商标的注册商标权利人,商标行政管理机构是否能够撤销他们的商标。 结合各国立法规定我们不难看出,我国《商标法实施条例》第3条关于“使用”的界定似乎是源自于日本商标法的规定。日本的商标立法中的确只列举了少数几种商标使用行为,也没有指出注册商标权利人实施这些行为时是否需要有实际使用的动机。但是从日本学者的主流观点来看,还是主张商标使用必须是发挥识别技能的使用,也就是说,商标的使用应该达到能够让需要者识别商品或服务来源的程度时,才符合注册商标撤销制度中商标使用的要求。11 而美国商标法要求商标权人必须有实际使用商标的意图,而不能仅仅出于占有目的而象征性地使用。德国商标法则把受到注销请求威胁后才使用商标的行为排除在对撤销未使用注册商标决定的抗辩之外。 通过对各国立法的对比可以发现,欧美国家在立法上就对“使用”进行了修饰和定义,并且在实践中不断地丰富和发展“使用”的内涵和证明责任。12注册商标的使用目的是判断使用行为是否成立的一个必要条件,而我国并未在商标法和实施条例中体现这种精神,学术界对于商标使用的界定也没有形成一个共识。13 三、对几种特殊商标使用的界定 我国《商标法实施条例》第3条列举了构成商标法意义上商标使用的方式, 11李杨:注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较,载《法学》,2009年第10期,第97页。 12李静冰:注册商标不使用撤销诉讼中的证明责任,载《中华商标》,2011年第2期。 13李杨:注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较,载《法学》,2009年第10期,第97页。 包括:将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。另外国家工商总局在《关于保护服务商标若干问题的意见》中对服务商标的使用方式作出了列举。 那么将商标用于产品之上,但是并未将产品投放市场的行为是否属于商标法意义上的使用呢?单纯许可他人使用商标的行为是否属于商标法意义上的使用呢?仅仅将商标用于广告宣传中,但并未将商标与商品相结合的行为是否属于商标法意义上的使用呢? 除了上述列举的使用行为之外,注册商标使用人通过其他方式使用了商标,并且使得相关公众可以通过该商标联想到企业的特定商品或服务的行为是不是属于商标法意义上的使用呢? 单单从立法规定中我们很难得到答案。商标使用的方式多种多样,并且随着社会的发展又会不断产生新的使用方式,通过逐一列举的立法模式显然不能充分包容所有的商标使用方式。本文在这部分将对各个国家的一些司法判例以及日常生活中常见的几种商标使用方式进行分析,试图找到各种使用模式的共性,抽象出对“商标使用”的界定。但在界定《商标法》44条所指“商标使用”概念之前,首先必须明确该条所确立的商标不使用撤销规则的制度目标,由此才能推出何种使用方式应当得到承认,何种使用不能视为满足《商标法》44条的使用。 (一)注册商标不使用撤销的政策目标 商标法的立法目的是通过对商标的保护,防止消费者对商品或服务来源产生混淆,在保护消费者利益的同时还兼顾对商标投资人的保护,以鼓励商标权利人努力积累商标声誉,提高商标质量,从而对市场秩序起到良好的维持作用。而商标之价值体现在两个方面,一是设计人独具匠心的商标设计,二是权利人通过长期经营而在商标上累积的商业信誉。后者是商标法重点关注的内容,即标识作用。而前者主要受版权法调整,精美的商标设计同时可以构成版权保护的作品。值得我们注意的一点是,商标与大多数财产一样具有稀缺性,虽然有文字和图形的多种变化,但变化方式有限,要通过商标以简洁的方式传递企业的文化和内涵,可供选择的方案并不是无穷无尽的。而大量的商标注册必然会使有限的资源被加速开发,最终导致可供后人选择的商标设计方案越来越少。这显然与商标立法目 的不相符合。 面对这一问题,商标不使用制度应运而生,通过对长期不使用的商标予以撤销,可以督促商标权利人积极使用商标,从而保证商标资源不会因为大家的盲目注册而被浪费,有利于对行业新进者的保护。 而事实上,对不使用商标的撤销不会产生负面效应,或者说负面效应甚微。首先,商标价值来源于使用,权利人在未对商标进行使用的情况下,撤销商标没有对其造成直接损失。其次,即便商标权人曾经使用过商标,累积了一定的声誉,但此后连续三年未加以使用而被撤销,实质上影响也不大。因为即便商标被撤销了,其竞争对手也不可能立即就该商标获得注册,该商标仅是重新进入了公有领域,商标权人可以再次就该商标提出申请以激活该注册商标。 (二)具体使用情形的法律分析 1. 非法使用也是“使用” 商标权是一种受行政权影响很浓的私权,权利人行使商标专有权的同时还必须履行法律规定的一些强制性义务,那么对于没有履行法律强制规定的商标使用行为,即一般所称的“非法”使用行为,是否能认定为商标法意义上的使用呢?对这个问题,我国司法实践中出现了两个针锋相对的判例,即康王案和卡斯特案。 在康王案中,商评委认为云南滇虹公司对“康王”商标存在真实的使用意图以及实际的使用行为,“康王”商标不应被撤销。而一审和二审法院均认为云南滇虹公司在产品及包装盒上未标注化妆品生产许可证和卫生许可证。上述行为违反了行政法规的强制性规定,为非法使用,而商标法所保护的商标使用权仅适用于合法使用,故不能认定昆明滇虹公司已使用了“康王”商标。云南滇虹公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高法院认为“使用”应该是在商业活动中队商标进行公开、真实、合法的使用。因而维持了一审、二审的判决。14在卡斯特案中,一审法院经审理认为,《商标法》第44条第4项所要解决的根本问题是商标“是否在使用”,而不是“如何使用”。如果商标使用人在生产许可、卫生许可、进出口许可等方面存在问题,则应适用不同的法律规范,由其他 14参考徐琳:撤销未使用注册商标制度中“使用”的界定,载《中华商标》,2009年第7期,第13页。 执法机关管理和查处。 本文同意卡斯特案中法官所持的意见,即商标法44条第4项所解决的只是权利人怠于行使商标权,导致在后人士无法获得公平的使用该商标资源的权利这种情况。缺少相关行政审批文件的商标使用行为自然有相应的法律来解决。 2. 在免费商品上的使用可能构成“使用” 在免费向公众散发的物品上附加注册商标,这种使用行为是否属于商标法意义上的使用呢?日本法院有两个案例:“东京地铁”商标案和“Boss”商标案,商标权人都是在免费发放的商品上附着了商标,但是对于其中的一个,法院判定构成“使用”,而另一个则判决撤销。对于同样的行为确有迥然不同的判决结果,原因为何呢? 在“东京地铁”案中,原告将《东京地铁》报印刷了数千份并在东京田谷地区免费发放。日本特许厅认为该报只不过时刊登他人广告和进行免费散发的印刷物,而不是作为独立交易对象以供市场流通之用,因此不能认定为该商标指定使用的商品类别为报纸或者杂志。而东京知识产权高等裁判所则认为商标制度的建立是为了保护商标的识别机能,商标法上的商品必须是用来进行市场交易的对象。但交易不仅仅限于买卖契约关系,也包括以营利为目的的各种契约形态。虽然《东京地铁》报是免费发放的报纸,但是也有必要保护其商标的识别功能,而不能以其属于和读者之间没有对价和相互交换的商品为由,否定保护其商标识别技能的必要性。15 在“BOSS”商标案中,大阪地方裁判所认为附着BOSS商标的T恤衫只不过时为了促进电子乐器销售的附赠品,并且只限于向购买电子乐器的购买者无偿发放,本身根本不是独立交易的对象,从其发放的形态看,未来也没有在市场上流通的可能性,因此不属于商品,只不过时作为商品的电子乐器的广告品罢了。16上述两个判例中,日本法院在认定某一行为是否构成商标使用时都考虑了免费发放的物件是否构成独立的交易对象。商标在作用首先在于其识别机能,如果 15参考李杨:注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较,载《法学》,2009年第10期,第99-100页。 16参考李杨:注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较,载《法学》,2009年第10期,第101页。 某项商品不属于独立的交易对象,相关公众要获取该物件必须先购买其他商品,也就是说这一免费发放的物件上所附着的商标不能起到标识产品来源的作用。因此这种行为不属于商标法意义上的使用行为。 3. 意图使用构成“使用” 如果某个企业已经在其产品上附着了注册商标,并将这些产品储存在仓库中,但是产品尚未对外销售,那么这种行为是否构成商标法意义上的使用呢。 笔者认为这种行为是值得肯定的,商标法44条的立法目的是为了防止有人恶意囤积商标,减少不使用商标的数量。如果权利人真的已经为使用做好了必要的准备,即便他还未来得及真正将产品投放到市场中,那么至少证明该注册商标权利人并没有囤积商标的恶意,也就不属于商标法44条禁止的对象。而且一旦附着这些商标的产品进入了市场,那么就能构成实际使用,此时再对商标权人施以撤销商标的惩罚显然不公平。另外从商标法44条的措辞来看,在发生注册商标连续三年不用的情况下,工商行政部门除了撤销商标,还可以选择责令改正这种处理措施,因此商标局因为尚未投入市场即撤销商标的做法是不合适的。 4. 被动使用构成“使用” 通常来说,商标使用的主体为商标权人或者商标被许可人。但实践中往往还会产生这样的问题,即他人未经商标权人同意使用了改注册商标,这种使用也被称为商标被动使用17。那么这种商标被动使用是否属于《商标法》第44条所指的使用呢? 笔者认为,未使用撤销的目的是使那些长期不被使用的商标,也就是所谓的“僵尸商标”重新回归公有领域,使后续经营者有更大的商标选择余地。而被动使用情形中,注册商标实际上被投入使用了,消费者能够接触并认知到该商标,无论使用该商标的人是否实际权利人,事实上对消费者的商标认知和判断不会产生影响。换句话说,商标信誉已经在被动使用中被累积了。此时的商标不再是“僵尸商标”,而是实实在在能被消费者认知的标识商品和服务来源的商业标记,因此应当认为此种使用符合《商标法》第44条的规定。 5. 单纯转让、许可不是“使用” 17王东勇、仪军:抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定,载《电子知识产权》,2011年第7期。 《实施条例》第3条将商标转让和许可列为了商标使用的方式之一。德国《商标法》也有明文规定:经所有人同意的对商标的使用视同为所有人的使用。18但是单纯的转让或许可行为并不能构成商标法意义上的使用。只有当受让人或被许可人实施了商标法意义上的使用行为后,才能认为该注册商标真正被使用。 对于这个问题,最高人民法院和北京高院都出台了相关意见。其中《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第2款规定:没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,不宜认定为商标使用。另外,《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第4条认为,仅实施转让注册商标的行为,没有发挥商标的区分不同商品来源的功能,不属于商标使用行为。 笔者认为最高院和北京高院的意见是正确的,因为商标的根本作用还在于使消费者区分商品或服务的来源,如果仅仅在企业之间有许可协议,消费者并没有实际接触到该商标,他们还是无法做到识别和区分。因此必须当被许可人实施了能使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式时,才属于商标法意义上的使用行为。 6. 在核准注册范围外的使用不是“使用” 如果权利人核准注册的商标类别为A,而该人未在A类别中使用该注册商标,而是在B类别上使用了,那么该人的行为是否构成商标法意义上的使用呢?对于这个问题,欧洲和美国的立法持不同观点。 欧洲商标法实践取绝对说。其认为,在与核准注册商品相类似的商品上的使用,不能认定为是对注册商标的使用。注册商标所有人在类似商品上的使用证据无助于其进行对抗撤销的抗辩。其对于“在商品上”使用的理解,也是苛刻的。 美国持相对说。它认为,在非核准使用的商品上使用商标,如果该商品与核准使用的商标有密切关系,则不能认定为是对注册商标的停止使用或放弃。其1995年《反不正当竞争法重述(第三版)》认为,“如果新的商品或者服务与原 18参考朱凡、刘书琼、张今:商标撤销制度中“商标使用”的认定,载《中华商标》,2010年第12期,第38页。 来的商品或者服务有密切关系,足以使消费者认为新商品或者服务与原来的商品来自同一来源,那么在商品或者服务上的改变则不能认定为是对于原来商标权利的放弃。”19 笔者认为绝对说更为合适。商标权是一项排他性权利,注册商标所有人在享有商标专有权的同时也负担这义务,即使用该注册商标的义务。诚然商标权人可以在注册商标类别以外的商品上使用该注册商标,因为我国商标法采自愿注册原则。然而商标权人的使用义务是相对于注册商标而言的,既然商标权人选择在该类别申请商标,那么他在申请时肯定考虑到要将商标使用在该类别的产品中,对其施加一定的使用义务并没有过于加重权利人的负担。相反,如果权利人原本就打算在其他类别中使用该注册商标,那么大可以在申请时就提出。否如如果对这种跨类使用予以认可,将对公众利益造成不必要的限制。 GNC案中物资集团的商标核准注册类别为非医用营养鱼油,而该公司却在蜂蜜产品上的使用了该注册商标。显然在蜂蜜产品上的使用不能作为对非医用营养鱼油类别中这一商标的实际使用。 7. 象征性的使用不是“使用” 商标法44条还列举了一种商标使用方式,即广告、展览某一注册商标。但是笔者认为,对广告和展览行为应该加以限定。假设某商标权利人在报纸的小角落中刊登商业广告,由于报纸销量并不高、仅刊登过一次且刊登位置比较偏僻,可想而知能够看到该广告的消费者人数是极少的,况且即便他们看到了,也不会对该广告产生深刻的印象,在下次购买商品时依然不知该商标所指向的实体是哪个公司。因此,这种行为是构不成商标法意义上的使用的。 上面所举的这个例子可以被认为是一种象征性使用。美国的司法判例中将象征性使用排除出了商标法意义上使用的范围,笔者认为这种观念也可以运用到我国立法和司法实践中来。 1983年美国“爱克森”(Exxon)案中,爱克森公司为了防止因不使用而放弃“Humble”商标,而在有限的商品上与“Exxon”商标同时使用“Humble”商标,法官认为“尽管爱克森公司声称对‘Humble’商标的有限使用是为了保存商 19参考李静冰:注册商标不使用撤销诉讼中的证明责任,载《中华商标》,2011年第2期。 标之上的商誉,但这一考量并不能减损商标放弃制度中对有效商标使用的要求;一件商品上可以附加多个标识但并不意味着每个都是有效的商标;商品在销售中消费者并不是依据‘Humble’商标来识别商品来源的”。20美国商标法要求商标“使用”必须是在正常的贸易活动中实际使用,其目的不是仅仅为了占有该商标权。爱克森公司的行为显然只是为了避免‘Humble’商标因长期不使用而被撤销,并非为了宣传推广自有品牌的目的,因此这种动机是不能受到商标法保护的。 四、商标使用的构成要件 通过上述典型方式的分析,笔者抽象出了商标使用的构成要件: 1. 主体——谁的行为可视作使用 注册商标不使用撤销制度中商标使用的主体除商标权人和经商标权人授权的被许可人之外还应当包含未经商标权人授权的使用人。也即只要他们的使用行为符合商标使用的其他构成要件,也属于现行《商标法》第44条所指的商标使用。理由已在上文被动使用构成“使用”部分进行过说明,此处不再赘述。 2. 客体——使用的图样和类别 由于我国商标法授予的商标专有权客体限于核准注册类别上的该注册商标,因此可以构成《商标法》第44条所指商标使用情形的,必须是在注册类别上对登记注册商标的使用。GNC案的判决很好地适用了该项规则。 3. 客观要件——是否实施了使用行为 所谓客观要件即商标权人是否实际实施了使用行为,即是否满足法律规定的形式要件。使用人必须提供充分的证据证明其实施了法律规定的使用行为。 现行《商标法实施条例》第3条列举了商标使用行为,根据实然法解释,满足客观要件即指使用行为落入条例第3条的范畴。然而从应然法角度,该条款的规定实际已不能适应新的经济变化给商标法带来的挑战,下文将对该条款的修改提出建议。 4. 主观要件——实施使用行为的意图 20朱凡、刘书琼、张今:商标撤销制度中“商标使用”的认定,载《中华商标》,2010年第12期,第41页。 商标使用人必须有实际使用该商标的意图,如果仅仅为了占用商标而象征性地使用商标不能构成商标法意义上的使用。 有时,虽然在使用方式上具有瑕疵,比如某人做好了实际使用的准备,但未及在商标获权后三年内使用,此时可以考虑其有实际使用的意图而放宽对其的法律限制,认为意图使用行为仍然构成实际使用。 5. 程度要件——是否体现商标的识别机能 北京市高院在《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第二条中指出,在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外,在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识,使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的,都是商标的使用。 另外,该解释第4条认为,仅实施转让注册商标的行为,没有发挥商标的区分不同商品来源的功能,不属于商标使用行为。 从这两段解释中可以看出,北京高院认为商标使用的目的是为了区分产品来源,商标使用的效果必须使相关公众能够区别该商品的来源。也就是说注册商标的使用只有达到了一定的程度,从而使相关公众知晓并且能够识别这一商标时,才能构成商标意义上的使用。 6. 驰名商标的例外 笔者认为,驰名商标的类似商标不应适用不使用撤销规定。正如上文所提到的,不使用撤销制度的目的是为了避免资源浪费,驰名商标的权利人的商标禁止权范围辐射到不同商品或服务类别上的相同或近似商标,因此即便其在不同商品或服务类别上注册了与主商标(驰名商标)相同或近似的商标而不加以使用,他人也无法使用该相同或近似商标。因此不会对不使用撤销制度的立法目的造成影响。 在实践中,如果有人提出撤销连续三年未使用注册商标的请求,商标权人以该商标为驰名商标的近似商标进行答辩,此时就需要对主商标是否为驰名商标进行认证。如果主商标已经通过司法或行政途径被认定为驰名商标,在撤销请求人 不持异议的情况下,可以继续承认其构成驰名商标。商标局也可根据商标权人的请求对涉案商标进行是否驰名的认定。 五、结论 通过上述分析,笔者认为我国已建立注册商标不使用撤销制度的雏形,但在具体立法层面还较为粗糙,现行的《商标法》第44条和《商标法实施条例》第3条的组合形式无法给予社会公众明确的指引,究竟哪些商标使用行为符合44条的规定,哪些不被视为商标法意义上的使用。立法的模糊性也给法院的司法裁判造成障碍了。 笔者认为,通过一个条文对注册商标不使用撤销制度进行原则性规定,再以实施条例或者司法解释的形式对“使用”概念进行解释的方法是可行的。但问题在于商标法中“使用”的概念频繁出现,而各种场合中“使用”的范畴并不雷同,比如商标侵权中的商标使用与商标不使用撤销制度中的使用所指的概念就不同。以一个条文对整个商标法的使用进行笼统规定显然不合适。 基于这些考虑以及本文对特殊商标使用行为的分析,笔者提出了注册商标不使用撤销制度中的使用概念界定,希望在《商标法》第三次修改时能将该条款重新进行修订,以完善《商标法》立法体系。具体建议如下: 《商标法》第44条所指的商标使用是任何人为商业经营为目的在核准注册范围内对注册商标的使用行为。使用行为必须针对相关公众,以实现商标识别技能为准。具体的商标使用行为包括但不限于:在商品、商品包装、宣传广告、交易文书等场合的使用。 参考文献: 1. 阳威:“蜜”里能否调“油”?——从“GNC”案看商标使用判定的模糊性,载《中华商标》,2007年第5期。 2. 徐琳:撤销未使用注册商标制度中“使用”的界定,载《中华商标》,2009年第7期。 3. 朱凡、刘书琼、张今:商标撤销制度中“商标使用”的认定,载《中华商标》,2010年第12期。 4. 卜元石:商标持续使用制度的理解与适用,载《中国专利与商标》,2010年第1期。 5. 刘晓军:商标使用认定中的疑难问题研究,载《中国专利与商标》,2007年第4期。 6. 李杨:注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较,载《法学》,2009年第10期。 7. 田晓玲:注册商标三年不使用撤销制度研究,载《学术论坛》,2010年第3期。 8. 李静冰:注册商标不使用撤销诉讼中的证明责任,载《中华商标》,2011年第2期。 9. 黄喆:停止使用注册商标撤销制度之检讨,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》,2010年7月,第12卷第4期。 10. 黄慧娟:澳大利亚Barefoot案对商标“使用”含义的突破及引发的思考,载《电子知识产权》,2011年第5期。 11. 董维富:“商标连续三年停止使用”中的使用合法性的理解和认定,载《中华商标》,2010年7月。 12. 葛洪义:论商标的使用及其认定——基于《商标法》第三次修改,载《中国检察官》,2011年第6期。