关于抵触申请

关于抵触申请 对存在抵触申请的专利申请案审查的一些体会 光电技术发明审查部 王秋岩 摘要:在对一项技术进行新颖性的判断中，抵触申请公开的技术解决方案与在后申请请求专利保护的技术解决方案是否相同，是应该由所属技术领域的技术人员作出判断的。对于所属技术领域的技术人员来说，不仅可以直接根据其全文(权利书，说明书，附图)来判断在先申请是否是在后申请的抵触申请，而且因为对于所属技术领域的技术人员来说，在抵触申请中隐含的、且可无歧义地推定出的技术内容同样属于已经被抵触申请公开的内容，因此，也可以根据在先申请给出的技术教导来判断其是否是在后申请的抵触申请。 关键词:现有技术，新颖性，抵触申请 一( 有关法条 中国专利法第二十二条第一款:“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。” 中国专利法第二十二条第二款规定:“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。” 中国专利法实施细则第二条第一款规定:“专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。” 中国专利法实施细则第二条第二款规定:“专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新的技术方案。” 中国专利法实施细则第十三条第一款规定:“同样的发明创造只能被授予一项专利”。 中国专利法第九条规定:“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。1 二(在进行实质审查时对存在抵触申请的实用新型申请案新颖性的判断与评价 1(案例1: 进行检索的实用新型(下文称之为“在后申请”): 申请号:95236252.X 名称:“一种有防伪功能的纸质包装盒” 该在后申请的权利要求1是:一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案或艺术图案，亦可以是文字或数码符号等，其上面涵盖有一层覆盖层”。 审查员检索到的实用新型(下文称之为“在先申请”): 申请号:94241547.7(CN2222948Y)名称:“通用产品防伪标记” 该在先申请是一件向中国专利局提出的实用新型专利申请，其申请日为1994年3月24日，早于在后申请的申请日1995年2月24日，而授权公告日为1996年3月20日，晚于在后申请的申请日1995年2月24日，且其申请人与本申请的申请人不是同一个人。 该在先申请的权利要求是:一种通用产品防伪标记，其特征在于:具有与产品本体结合标有标码符号的标识层，标识层上加有覆盖层，覆盖层轮廓为动植物、常见物体、几何形状。” 虽然从该在先申请的权利要求不能直接断定其方案与在后申请的技术方案相同，即在先申请中没有明确产品为纸质包装盒，但是由于我国现行的审查指南明确规定:“审查员在检索时应当注意， 确定是否有抵触申请存在，不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求，而且要查阅其说明书(包括附图)，应当以其全文内容为准。”2，审查员通过仔细阅读其全文(权利要求书，说明书，附图)发现，该在先申请公开了一种通用产品的防伪标记以及使用该种标记的常见物体，其中的一个实施例包括纸质包装盒(如图2所示)，在上述包装盒上制作有标识层(也就是本发明申请中的涵盖标记)，该种标识层带由编码符号，也就是本发明申请中的数码符号等，在该标识层上覆盖有一层覆盖层，该覆盖层可以是纸、薄膜、涂膜、布、箔等。在后申请的权利要求与该在先申请所公开的内容相比，其技术方案实质上是相同的，且两者属于相同的技术领域，并能产生相同的技术效果，同样是覆盖层可由使用者轻轻刮掉或揭掉，从而看到上述标记，以便实现商品的防伪，具有不易仿造，只能一次性使用，可以与包装盒的印制同时制作等效果，因此，该在先申请构成了在后申请权利要求1的“抵触申请”，从而使在后申请的权利要求1不具备新颖性。 :在该案例中，仅仅从在先申请原始文本的权利要求不能断定其就是发明申请的抵触申请，但是查阅其说明书及其附图，即以其全文内容为准时，就能得到在先申请构成在后申请权利要求1的抵触申请。 2(案例2: 进行检索的实用新型(下文称之为“在后申请”): 申请号:02226804.9 名称:“一种水烟筒” 该在后申请的权利要求1是:一种水烟筒，包括烟筒和烟嘴，烟筒内设有一条烟管，其特征在于:所述的烟筒的上端连接有一个烟锅座，烟锅座上连接有一个烟锅，烟锅的底部设有多个小通孔，该小通孔与烟筒内的烟管相同;烟筒的下端连接有一个盛水容器，烟筒内的烟管进入盛水容器中，烟筒的下端与盛水容器的连接处设有一个空腔;烟筒的下端还设有一个烟孔接头，该烟孔接头与空腔连通，烟嘴通过一条长软管与烟孔接头连接。 审查员检索到的实用新型(下文称之为“在先申请”): 申请号:01249775.4 实用新型名称:“可调节吸烟浓度的水烟壶” 该在先申请的权利要求是:可调节吸烟浓度的水烟壶，包括一盛水壶、与盛水壶连接的导烟管，导烟管内有一延伸至盛水壶内的导杆，导杆内设有一贯通至顶端的进烟孔;导烟管顶部有一烟草放置容器，容器底部设有通孔;导烟管下部一侧设有一接嘴，且设有一贯通至该导烟管底端的吸烟孔，其特征在于:一进气调节阀，配置于该导烟管下部一侧，并设有一导通至该导烟管底端的进气孔，外界空气可自调节阀帽盖上穿孔经由进气孔导入盛水壶内，并透过帽盖螺合于接头上的相对位置，调节空气流如进气孔内的流量。 该在先申请是一件向中国专利局提出的实用新型专利申请，其申请日为2001年9月24日，早于在后申请的申请日2002年4月12日，而授权公告日为2002年7月24日，晚于在后申请的申请日2002年4月12日，且其申请人与本申请的申请人不是同一个人。 从该在先申请的技术方案可以看出，在后申请的权利要求1所要求保护的技术方案与该在先申请所公开的内容相比，其区别就是在后申请的技术方案中有一特征 “所述的烟筒的上端连接有一个烟锅座，烟锅座上连接有一个烟锅”在该在先申请中说明书没有记载，在该在先申请的说明书中只是记载具有一个烟草放置容器13，对其结构没有详细描述，但是从该在先申请的图3中可以看出，烟筒的上端确实连接有一个烟锅座，烟锅座上面放置有一烟锅，既然烟锅可以放置烟草，并且可以整体移动，那么烟锅与烟锅座肯定是连接的(不管其是分体连接还是整体连接)，上述应该是该在先申请中隐含的技术内容，也是本领域的技术人员毫无歧义地从该在先申请中推定出的技术内容，因此上述特征同样属于已经被该在先申请公开的内容，由此可以断定其技术方案实质上是相同的，且两者属于相同的技术领域，并能产生相同的技术效果，同样是让烟气先经过水过滤处理，滤除部分有毒物质，减少吸食的烟气浓度，有利于身体健康，因此，该在先申请构成了在后申请权利要求1的“抵触申请”，从而使在后申请的权利要求1不具备新颖性。 总结:在该案例中，仅仅从在先申请原始文本的权利要求以及说明书是不能断定其就是发明申请的抵触申请，但是查阅其附图，即以其全文内容为准时，其区别技术特征是本领域的技术人员可 以毫无歧义地从该在先申请中推出的技术内容，可以断定上述特征是该在先申请中隐含的技术内容，因此上述特征同样属于已经被该在先申请公开的内容，从而就能得出该在先申请构成在后申请的抵触申请。 三、结论 在对一项技术方案进行新颖性判断时，要考虑到抵触申请，这是因为一项发明创造、即一项技术解决方案只能授予一项专利权，所以为了能够避免出现对同样的发明或者实用新型专利申请的重复授权，审查员在进行新颖性审查时，应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请。根据专利法第二十二条第二款的规定，在一件专利申请的新颖性判断中，由他人在该申请的申请日以前向国务院专利行政部门提出并且在申请日以后公布的发明或者实用新型专利申请中的同样的技术方案，损害该申请日提出的专利申请的新颖性，即前一申请在新颖性判断方面对后一申请形成“抵触”，所以通常也将这种损害在后申请中请求保护的技术解决方案的新颖性的专利申请，称为抵触申请。2、3 而且，我国现行的审查指南明确规定:“审查员在检索时应当注意，确定是否有抵触申请存在，不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求，而且要查阅其说明书(包括附图)，应当以其全文内容为准。”4由此可见，对于在抵触申请中没有请求给予专利保护的技术解决方案，也不能成为在后专利申请请求给予专利保护的内容。 在对一项技术方案进行新颖性的判断中，由抵触申请公开的技术解决方案与在后申请请求专利保护的技术解决方案是否相同，是应该由所属技术领域的技术人员作出判断的，如果根据在先申请的权利要求限定的技术方案或者从该在先申请的说明书或附图中就可以直接看出是与申请的实用新型的技术方案相同，此时的情况很好判断。如果从该在先申请的权利要求书以及说明书或附图中不能直接作出判断，但是所属技术领域的技术人员已经能够从抵触申请所给出的技术教导中，获得与在后申请请求专利保护的技术解决方案相同的技术解决方案，就应该认为该技术解决方案已经被抵触申请所披露，而不是由在后申请首次披露的。因为对于所属技术领域的技术人员 来说，在抵触申请中隐含的、且可无歧义地推定出的技术内容同样属于已经被抵触申请公开的内容，相对于抵触申请，在后申请实质上并没有给出新的技术解决方案，没有对该领域的技术发展做出新的贡献，其他社会公众也不能从该在后申请提出的该技术解决方案中获得任何技术上的新收益。其中本领域的普通技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。5 由此可以得出的一个结论就是:对于所属技术领域的技术人员来说，不仅可以直接根据其全文(权利要求书，说明书，附图)来判断在先申请是否是在后申请的抵触申请，而且也可以根据在先申请给出的技术教导来判断其是否是在后申请的抵触申请。 以上是本人在审查中对抵触申请的一点小小理解，难免有欠妥之处，希望各位同事不吝指教，批评指正。 参考文献 1、中国专利法(2000) 2、中国专利局审查指南第二部分第三章第2.2节(2001版) 3、新专利法详解，第137页，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社(2001年8月) 4、同2 5、中国专利局审查指南第二部分第四章第2.2节(2001版)